這些年，格力公司與奧克斯公司的專(zhuān)利糾紛頗為引人注目。最近看到廣州知識產(chǎn)權法院針對其中一案的民事判決（（2016）粵73民初2490號），其中涉及的法律問(wèn)題很有特點(diǎn)，值得進(jìn)一步思考和研究。

一、裁判要點(diǎn)的理解

      本案中的涉案專(zhuān)利為實(shí)用新型專(zhuān)利（ZL201620412363.0），主題是一種空調器室內機。

      法院的裁判要點(diǎn)：

      1.被訴侵權技術(shù)方案落入原告涉案專(zhuān)利權的保護范圍

      法院認為，被訴侵權技術(shù)方案包含了涉案專(zhuān)利在無(wú)效程序中修改后的權利要求1-7的全部技術(shù)特征，因此被訴侵權技術(shù)方案落入原告涉案專(zhuān)利權的保護范圍?？梢?jiàn)，在實(shí)體問(wèn)題上，原告獲得了法院認定的支持。

     2.被告的制造、銷(xiāo)售被訴侵權產(chǎn)品的行為不構成侵害專(zhuān)利權的行為

      遺憾的是，在認定被訴侵權技術(shù)方案落入原告涉案專(zhuān)利權的保護范圍的情況下，法院并沒(méi)有支持原告要求被告立即停止制造、銷(xiāo)售被控侵權產(chǎn)品以及賠償原告經(jīng)濟損失等訴訟請求。是不是有點(diǎn)令人費解的感覺(jué)？不過(guò)，研究本案的案情，法院判決基本上是嚴格依據法律規定的。根據《中華人民共和國專(zhuān)利法》第十一條的規定，實(shí)用新型專(zhuān)利權被授予后，任何單位或個(gè)人未經(jīng)專(zhuān)利權人許可，不得實(shí)施其專(zhuān)利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、使用、許諾銷(xiāo)售、銷(xiāo)售、進(jìn)口其專(zhuān)利產(chǎn)品。據此，法院認為涉案專(zhuān)利的專(zhuān)利權保護始于原告涉案專(zhuān)利的授權公告日，即2016年8月3日。

      本案中，被告確認被訴侵權產(chǎn)品是其制造的，結合公證書(shū)及實(shí)物等證據，足以認定被告存在制造及銷(xiāo)售被訴侵權產(chǎn)品的行為。但是，原告公證購買(mǎi)的被訴侵權產(chǎn)品的制造日期是2015年11月，早于原告涉案專(zhuān)利的授權公告日；原告向北京智慧知識產(chǎn)權司法鑒定中心提交鑒定的產(chǎn)品的保全日期是2016年6月15日，即該產(chǎn)品的制造日期也早于原告涉案專(zhuān)利的授權公告日；并且，原告承認另一臺其自購用于拆解的被訴侵權產(chǎn)品的制造日期也早于2016年8月；此外，原告并沒(méi)有其他證據證明被告在涉案專(zhuān)利授權公告后仍在制造被訴侵權產(chǎn)品；同時(shí)，被告亦辯稱(chēng)在原告涉案專(zhuān)利授權前已經(jīng)停止制造被訴侵權產(chǎn)品。綜上，法院認為在現有證據情況下，被告在涉案專(zhuān)利授權公告后沒(méi)有制造被訴侵權產(chǎn)品的行為。

      但對于實(shí)用新型專(zhuān)利權被授予前已經(jīng)制造的專(zhuān)利產(chǎn)品在專(zhuān)利權被授予后繼續銷(xiāo)售是否構成侵權的問(wèn)題，法律沒(méi)有明確規定。對此問(wèn)題，法院認為：最高人民法院指導案例20號《深圳市斯瑞曼精細化工有限公司訴深圳市坑梓自來(lái)水有限公司、深圳市康泰藍水處理設備有限公司侵害發(fā)明專(zhuān)利權糾紛案》的裁判要旨為：在發(fā)明專(zhuān)利申請公布后至專(zhuān)利權授予前的臨時(shí)保護期內制造、銷(xiāo)售、進(jìn)口的被訴專(zhuān)利侵權產(chǎn)品不為專(zhuān)利法禁止的情況下，其后續的使用、許諾銷(xiāo)售、銷(xiāo)售，即使未經(jīng)專(zhuān)利權人許可，也不視為侵害專(zhuān)利權。根據這一裁判規則應當可以延伸出如下規則：實(shí)用新型和外觀(guān)設計專(zhuān)利授權前制造的專(zhuān)利產(chǎn)品的銷(xiāo)售、使用等后續行為，也不侵害專(zhuān)利權。

      此外，法院認為，實(shí)用新型專(zhuān)利權是在被授予后才能請求給予保護，在授權公告日之前制造落入專(zhuān)利保護范圍的產(chǎn)品不構成侵權，不屬于侵權產(chǎn)品，自然而然該產(chǎn)品的后續銷(xiāo)售行為也不應構成侵權，否則就違背了專(zhuān)利法“以公開(kāi)換保護”的初衷，為尚未授權的技術(shù)方案提供了專(zhuān)利權保護。

     因此，法院認定：被告在涉案專(zhuān)利授權日前制造被訴侵權產(chǎn)品以及在涉案專(zhuān)利授權日后銷(xiāo)售被訴侵權產(chǎn)品的行為，均不侵害涉案專(zhuān)利權。

二、對法律解釋的思考

     從本案的案情，筆者思考到的一個(gè)問(wèn)題是：發(fā)明專(zhuān)利申請的臨時(shí)保護能不能延及要求了其本國優(yōu)先權的實(shí)用新型專(zhuān)利？這雖然可能不是本案的焦點(diǎn)，但卻是筆者的主要關(guān)注點(diǎn)。

      首先有必要交待一下相關(guān)背景。涉案實(shí)用新型專(zhuān)利不是首次申請，要求了之前提交的在先申請的201510234245.5“空調器室內機”發(fā)明專(zhuān)利申請的本國優(yōu)先權。該在先申請的申請日為2015年5月8日，并且已于2015年7月29日公布?？梢?jiàn)，該在先申請可能要求了提前公布。

      根據專(zhuān)利法第十三條的規定，發(fā)明專(zhuān)利申請公布后，申請人可以要求實(shí)施其發(fā)明的單位或者個(gè)人支付適當的費用。這就是所謂的“臨時(shí)保護”，目的是在公布發(fā)明專(zhuān)利申請到授權公告這段期間給予（最終獲得授權的）發(fā)明專(zhuān)利申請一定程度的保護。

     可見(jiàn)，如果涉案實(shí)用新型專(zhuān)利的在先發(fā)明專(zhuān)利申請最終獲得授權，則原告（專(zhuān)利權人）實(shí)際上有機會(huì )基于該在先發(fā)明專(zhuān)利申請，要求包括被告在內的實(shí)施者支付臨時(shí)保護期內的使用費。

     涉案實(shí)用新型專(zhuān)利的特殊性在于涉及本國優(yōu)先權。根據《中華人民共和國專(zhuān)利法實(shí)施細則》第三十二條的規定，申請人要求本國優(yōu)先權的，其在先申請自后一申請提出之日起即視為撤回。因此，涉案實(shí)用新型專(zhuān)利的在先發(fā)明專(zhuān)利申請由于沒(méi)有最終獲得授權，也就不可能產(chǎn)生針對該在先申請的臨時(shí)保護權利。但是，由于上述特殊性，涉案實(shí)用新型專(zhuān)利作為在后申請，其技術(shù)方案已經(jīng)由于在先申請的提前公布而在授權日前被公開(kāi)，從而有可能被他人在授權日前獲知并實(shí)施。這與專(zhuān)利技術(shù)方案在授權公告日前通常未曾公開(kāi)的實(shí)用新型專(zhuān)利不同。

     誠然，如法院所認定的，申請涉案實(shí)用新型專(zhuān)利是原告對于在先申請的發(fā)明專(zhuān)利與后一申請的實(shí)用新型專(zhuān)利二者之間根據意思自治所作出的選擇，其應當預見(jiàn)到后一申請的實(shí)用新型專(zhuān)利的相關(guān)技術(shù)特征存在先于授權日前被公開(kāi)、并有可能被他人在授權日前獲知并實(shí)施的情況。但是，由原告承擔無(wú)法對被告在涉案專(zhuān)利授權日前制造及銷(xiāo)售落入其專(zhuān)利保護范圍的被訴侵權產(chǎn)品以及在涉案專(zhuān)利授權日后銷(xiāo)售上述產(chǎn)品的行為獲得任何救濟的后果，從觀(guān)感上看有違公平，似乎實(shí)質(zhì)上也不符合專(zhuān)利法所追求的“以公開(kāi)換保護”的法益。

     進(jìn)而言之，從相關(guān)法律規定以及法理上，有沒(méi)有可能支持作為原告的專(zhuān)利權人享有一定的類(lèi)似臨時(shí)保護的權利呢？

     就本案而言，涉及兩個(gè)關(guān)鍵要素：提前公布的在先發(fā)明專(zhuān)利申請和要求其本國優(yōu)先權的在后實(shí)用新型專(zhuān)利申請。我們可以試著(zhù)從設立臨時(shí)保護的初衷和本國優(yōu)先權的效力這兩方面來(lái)探討。

     專(zhuān)利法規定臨時(shí)保護，目的在于平衡專(zhuān)利權人和公眾的利益。一件發(fā)明專(zhuān)利申請初審合格后都要公布，無(wú)論是法定的自申請日起滿(mǎn)十八個(gè)月后即行公布還是根據申請人的請求提前公布。之后，第三人就可能通過(guò)閱讀公布的申請文件了解發(fā)明的內容，從而也就有可能實(shí)施該發(fā)明。而如果該申請最終被授予專(zhuān)利權，專(zhuān)利權自國家知識產(chǎn)權局公告之日起生效。因此，在公布發(fā)明專(zhuān)利申請到授權公告這段期間內，所公開(kāi)的發(fā)明無(wú)法獲得專(zhuān)利保護。而設定臨時(shí)保護可以對專(zhuān)利申請的公布給予一定的補償。

      專(zhuān)利法為什么對被授予專(zhuān)利權之前的實(shí)用新型和外觀(guān)設計專(zhuān)利申請沒(méi)有規定給予臨時(shí)保護？是因為實(shí)用新型和外觀(guān)設計專(zhuān)利申請不值得這么做嗎？顯然不是。這應該歸因于不同的法律制度和審查程序。實(shí)際上，根據現有的專(zhuān)利法制度，實(shí)用新型和外觀(guān)設計專(zhuān)利申請在被授予專(zhuān)利權之前是沒(méi)有公布程序的。沒(méi)有公布其技術(shù)方案或設計，當然就談不上臨時(shí)保護了。

      但是，上述的規定沒(méi)有考慮到實(shí)用新型和外觀(guān)設計專(zhuān)利申請在被授予專(zhuān)利權之前，其技術(shù)方案或設計也可能被國家知識產(chǎn)權局公布的情況。如本案中，雖然實(shí)用新型專(zhuān)利申請本身沒(méi)有在被授予專(zhuān)利權之前公布，但是其技術(shù)方案實(shí)際上已經(jīng)在要求了本國優(yōu)先權的在先發(fā)明專(zhuān)利申請中公布了。同樣，第三人也就可能通過(guò)閱讀公布的申請文件了解發(fā)明創(chuàng )造的內容，從而也就有可能實(shí)施該發(fā)明創(chuàng )造。因此，給予諸如本案這種情形的實(shí)用新型專(zhuān)利類(lèi)似臨時(shí)保護也是符合專(zhuān)利法規定臨時(shí)保護的初衷的。

      另一方面，根據巴黎公約和專(zhuān)利法規定，外國優(yōu)先權和本國優(yōu)先權具有如下“優(yōu)先”效力：申請人在（外國或本國）首次申請后，就相同主題的發(fā)明創(chuàng )造在優(yōu)先權期限內向中國提出的專(zhuān)利申請，都看作是在該首次申請的申請日（即，優(yōu)先權日）提出的，不會(huì )因為在優(yōu)先權期間內，即優(yōu)先權日與在后申請的申請日之間任何單位和個(gè)人提出了相同主題的申請或者公布、利用這種發(fā)明創(chuàng )造而失去效力，且由于有作為優(yōu)先權基礎的首次申請的存在，使得從優(yōu)先權日起至中國在后申請的申請日中間由任何單位和個(gè)人提出的相同主題的發(fā)明創(chuàng )造專(zhuān)利申請因失去新穎性而不能被授予專(zhuān)利權。

      簡(jiǎn)言之，申請人提出的在后申請與其他人在其優(yōu)先權日之后就同一主題所提出的申請相比，享有優(yōu)先的地位。并且，在優(yōu)先權日后，與第一次申請主題相同的發(fā)明、實(shí)用新型或外觀(guān)設計的公開(kāi)發(fā)表或者使用，不損害在后申請的新穎性和創(chuàng )造性，并且也不會(huì )給第三人帶來(lái)任何權利。

      而在上述類(lèi)似本案的情況下，雖然涉案的實(shí)用新型專(zhuān)利要求了本國優(yōu)先權，但是從目前的案情看其優(yōu)先地位并未得到充分保障。具體地，其在先發(fā)明申請的公布為包括被告在內的第三人帶來(lái)了如下利益：在涉案專(zhuān)利的在先發(fā)明申請的公布后、涉案專(zhuān)利授權日前，制造被訴侵權產(chǎn)品以及在涉案專(zhuān)利授權日后銷(xiāo)售被訴侵權產(chǎn)品的行為，均不侵害涉案專(zhuān)利權；并且，在先發(fā)明專(zhuān)利申請的提前公布也沒(méi)有為涉案實(shí)用新型專(zhuān)利帶來(lái)臨時(shí)保護。

     綜上，無(wú)論是從臨時(shí)保護的初衷和主旨看，還是從本國優(yōu)先權的效力和意義看，都可以得出：如果在后實(shí)用新型專(zhuān)利申請的技術(shù)方案已經(jīng)在要求了本國優(yōu)先權的在先發(fā)明專(zhuān)利申請中公布，則有必要對該實(shí)用新型專(zhuān)利申請給予類(lèi)似臨時(shí)保護的權利。即，將發(fā)明專(zhuān)利申請的臨時(shí)保護延及要求了其本國優(yōu)先權的實(shí)用新型專(zhuān)利。當然，這也更加符合公平合理的原則，更加符合專(zhuān)利法所追求的“以公開(kāi)換保護”的法益。

      那么，基于現行的專(zhuān)利相關(guān)法律，能夠做出涵蓋上述意見(jiàn)的解釋呢？筆者認為，可以考慮運用目的解釋原則和擴大解釋原則，對專(zhuān)利法規定做出合理解釋。例如，專(zhuān)利法第十三條的規定了發(fā)明專(zhuān)利申請公布后，申請人可以要求實(shí)施其發(fā)明的單位或者個(gè)人支付適當的費用。

      這里，臨時(shí)保護權利是發(fā)明專(zhuān)利申請公布所發(fā)起的，目的是給予申請人針對面向公眾的公布行為一定的補償。而被他人實(shí)施的“發(fā)明”并不一定限于僅僅對應于該發(fā)明專(zhuān)利申請。特別地，要求了其本國優(yōu)先權的實(shí)用新型專(zhuān)利中的相同主題的技術(shù)方案也可以屬于該“發(fā)明”的范疇。換言之，這里的“發(fā)明”可以是廣義的發(fā)明創(chuàng )造的涵義，并不是指向狹義的僅對應于發(fā)明專(zhuān)利申請的發(fā)明，而可以包括對應于屬于同一專(zhuān)利申請家族的實(shí)用新型申請的發(fā)明。

     退一步講，即使認為目前的法律規定不宜按照上述方式解釋?zhuān)诮窈笮薷膶?zhuān)利法等時(shí)也建議考慮將發(fā)明專(zhuān)利申請的臨時(shí)保護延及要求了其本國優(yōu)先權的實(shí)用新型專(zhuān)利，以體現加大知識產(chǎn)權保護力度的指導思路。

三、專(zhuān)利申請策略應該避免的“坑”

     也許有人已經(jīng)注意到，本案中原告舉證的證據未能證明被告在涉案專(zhuān)利授權公告后仍在制造被訴侵權產(chǎn)品，是其在一審中處于不利地位的關(guān)鍵點(diǎn)。但是，回顧整個(gè)案情，原告有沒(méi)有在專(zhuān)利申請策略上埋下的“坑”？

     首先，我們知道，針對同樣的發(fā)明創(chuàng )造同日提交實(shí)用新型專(zhuān)利申請和發(fā)明專(zhuān)利申請是申請人常用的策略，尤其是對于重要的發(fā)明創(chuàng )造。由于實(shí)用新型專(zhuān)利申請不經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)審查，通常會(huì )較快授權，有利于專(zhuān)利權人盡早行使專(zhuān)利權；而發(fā)明專(zhuān)利申請經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)審查，可以提升專(zhuān)利的穩定性和質(zhì)量，且專(zhuān)利保護期長(cháng)。并且，在專(zhuān)利申請審查過(guò)程，可以根據市場(chǎng)的狀況以及技術(shù)生命周期，選擇其中一個(gè)專(zhuān)利權維持，或者通過(guò)修改獲得兩個(gè)范圍不同的專(zhuān)利權予以維持。

     具體到本案，可以注意到，作為本國優(yōu)先權基礎的在先發(fā)明專(zhuān)利申請，并沒(méi)有在申請時(shí)同日提交實(shí)用新型。而在申請涉案的實(shí)用新型專(zhuān)利時(shí)，調整了策略，還就同樣的發(fā)明創(chuàng )造同日申請了發(fā)明專(zhuān)利。聯(lián)系到原告的舉證時(shí)間，以及在先發(fā)明專(zhuān)利申請的提前公開(kāi)，推測可能在提交在先發(fā)明專(zhuān)利申請后不久，就發(fā)現了市場(chǎng)上存在的被控侵權行為。但是，發(fā)明專(zhuān)利從申請日到授權日通常較長(cháng)，平均需要兩年半左右的時(shí)間?？赡転榱思涌焓跈嗪托袡嗟乃俣?，原告采用了利用本國優(yōu)先權提交實(shí)用新型專(zhuān)利申請的策略。而此時(shí)距離首次申請的時(shí)間已經(jīng)過(guò)去了將近一年的時(shí)間。至少目前的訴訟結果表明，亡羊補牢可能為時(shí)已晚。

     這不僅讓人感嘆，如果在首次申請時(shí)采用同時(shí)提交發(fā)明專(zhuān)利申請和實(shí)用新型的策略，是不是就能避開(kāi)這樣的“坑”呢。另外，原告通過(guò)利用本國優(yōu)先權，實(shí)現了從發(fā)明到實(shí)用新型專(zhuān)利申請的轉換。但是，如前所述，基于目前法律規定，原告很有可能無(wú)法享有臨時(shí)保護的權利，也無(wú)法限制涉案專(zhuān)利授權日前制造被訴侵權產(chǎn)品以及在涉案專(zhuān)利授權日后的銷(xiāo)售行為。至少目前一審情形是如此。

      順便提及，如果是在《專(zhuān)利優(yōu)先審查管理辦法》（自2017年8月1日起實(shí)施）已經(jīng)施行的期間，還可以采用請求優(yōu)先審查的策略。在發(fā)明專(zhuān)利申請已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序的情況下，基于有證據證明他人正在實(shí)施其發(fā)明創(chuàng )造的理由，請求優(yōu)先審查。在國家知識產(chǎn)權局同意進(jìn)行優(yōu)先審查的情況下，發(fā)明專(zhuān)利申請應當自同意之日起在四十五日內發(fā)出第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)，并在一年內結案。這樣，就無(wú)需通過(guò)本國優(yōu)先權轉換到實(shí)用新型專(zhuān)利申請來(lái)加快授權，也不會(huì )有喪失臨時(shí)保護權利的風(fēng)險。

     最后，可以注意到：原告在提交在后的實(shí)用新型專(zhuān)利申請時(shí)，還變更了代理機構，并試圖修改完善在先發(fā)明專(zhuān)利申請中權利要求中撰寫(xiě)的技術(shù)方案。就這一點(diǎn)而言，對于申請人而言，綜合考慮，選擇值得信賴(lài)的代理機構長(cháng)期合作，可能是更為有效的策略。