現在越來(lái)越多的企業(yè)都已經(jīng)意識到知識產(chǎn)權在商業(yè)競爭中占據了非常重要的地位，為了避免處于不利地位或者保持領(lǐng)先地位，企業(yè)在知識產(chǎn)權方面的投入也日漸增多，特別是在專(zhuān)利方面，一方面積極擴大專(zhuān)利布署，一方面也在排查其他公司或者個(gè)人布署的專(zhuān)利，針對對自身構成威脅的專(zhuān)利或者專(zhuān)利申請，提前對產(chǎn)品進(jìn)行規避設計，或者通過(guò)各種方法阻止其獲得專(zhuān)利保護，以便可以自由制造、銷(xiāo)售或進(jìn)口。

         由于專(zhuān)利排查同時(shí)涉及到技術(shù)和法律層面，大多數企業(yè)雖然對自身技術(shù)或者行業(yè)技術(shù)很了解，但對于專(zhuān)利方面的法律規定，特別是其他國家或地區的法律規定不甚了解，因此，通常會(huì )委托當地的公司進(jìn)行自由實(shí)施（FREE TO OPERATE，下稱(chēng)FTO）調查。為使得FTO調查的結果更全面準確，筆者在FTO調查實(shí)務(wù)中總結了一些減少重要專(zhuān)利漏檢的專(zhuān)利檢索心得，供讀者參考。

         在筆者接觸的實(shí)務(wù)中，企業(yè)在提出FTO調查時(shí)，通常主要是針對新生產(chǎn)基地或者新市場(chǎng)進(jìn)行調查。此時(shí)，企業(yè)基本上對新生產(chǎn)基地或新市場(chǎng)上可能的競爭對手有了一個(gè)初步的判斷。因此，在進(jìn)行FTO調查時(shí)，被委托進(jìn)行FTO調查的公司首先需要從委托調查的企業(yè)獲得相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)信息以及可能的競爭對手的信息，同時(shí)，為了便于溝通，還需要企業(yè)提供技術(shù)聯(lián)系人和/或知識產(chǎn)權聯(lián)系人信息。

常規步驟

通常情況下，FTO調查會(huì )按照以下步驟進(jìn)行：

（1）確定關(guān)鍵詞/IPC分類(lèi)并構造檢索式

         在確定關(guān)鍵詞/IPC分類(lèi)之前，需要從相關(guān)渠道，例如網(wǎng)絡(luò )、書(shū)籍等獲得產(chǎn)品技術(shù)的相關(guān)知識以及該產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域中的主要公司，甚至進(jìn)一步了解該產(chǎn)品相關(guān)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈等信息，以便為判斷檢索式是否合適提供一個(gè)初步的判斷依據。

         在確定關(guān)鍵詞/IPC分類(lèi)時(shí)，一方面，從企業(yè)提供的產(chǎn)品技術(shù)信息中提取出關(guān)鍵詞，利用核心關(guān)鍵詞進(jìn)行精準的專(zhuān)利檢索，獲得少量非常相關(guān)的專(zhuān)利，分析檢索到的專(zhuān)利，從中可以提取關(guān)鍵詞、申請人（競爭對手）、IPC分類(lèi)等信息。另一方面，根據企業(yè)提供的競爭對手，結合檢索到的申請人，進(jìn)行專(zhuān)利檢索，從檢索結果中挑選出非常相關(guān)的專(zhuān)利，從中提取關(guān)鍵詞、IPC分類(lèi)等信息。

         基于對產(chǎn)品技術(shù)的理解，在對以上的關(guān)鍵詞和IPC分類(lèi)進(jìn)行分析聯(lián)想擴展的基礎上，構造多個(gè)檢索式進(jìn)行檢索，分析多個(gè)檢索式的檢索結果，調整檢索式，直至找到合適的檢索結果，即，明顯的噪聲相對少的檢索結果。這個(gè)合適的檢索結果應基本上與一開(kāi)始調查到的信息，即初步的判斷依據，相吻合。

（2）從檢索結果中去除明顯的噪聲

           針對檢索結果，根據法律狀態(tài)，排除掉失效的專(zhuān)利。同時(shí)，根據發(fā)明名稱(chēng)、摘要、申請人等信息，排除掉明顯與調查的產(chǎn)品技術(shù)不相關(guān)的專(zhuān)利。

（3）侵權比對

         侵權比對時(shí)，除了明顯不侵權的專(zhuān)利外，對于不能明確從字面確定是否侵權的專(zhuān)利，需要從說(shuō)明書(shū)的記載、審查歷史、無(wú)效訴訟決定等，解釋權利要求的范圍，根據全面覆蓋原則、等同原則、禁反言原則、捐獻原則等判斷原則，逐個(gè)特征進(jìn)行比對，準確判斷是否存在侵權可能性。

        通過(guò)以上步驟，FTO調查基本上可以得到一個(gè)相對準確的結果。但由于FTO調查結果會(huì )牽扯企業(yè)重大的利益或影響到企業(yè)的商業(yè)戰略，需要更為審慎的對待。因此，在以上調查的過(guò)程中，需要通過(guò)從其他角度來(lái)檢驗或完善FTO調查，使得FTO調查結果能夠更為全面準確。

完善方法

          根據筆者經(jīng)驗，檢驗或完善FTO調查結果比較有效的方法有如下幾種：

（1）同族專(zhuān)利調查

          在企業(yè)委托進(jìn)行FTO調查時(shí)，企業(yè)有時(shí)候還會(huì )提供在其他國家或地區進(jìn)行FTO調查時(shí)檢索到的對其構成威脅的專(zhuān)利，這時(shí)，可以通過(guò)查詢(xún)該專(zhuān)利在本次FTO調查的地域是否有同族專(zhuān)利，同族專(zhuān)利是否已經(jīng)包含在檢索結果中，來(lái)檢驗檢索式是否合理。如果未包含在檢索結果中，則需要結合該同族專(zhuān)利調整檢索式，以便覆蓋該同族專(zhuān)利。

（2）申請人調查

        在確定關(guān)鍵詞/IPC分類(lèi)并構造檢索式這個(gè)步驟中，申請人的信息會(huì )作為判斷檢索式是否合理的一個(gè)依據，同樣，在完成侵權比對后，還需要對存在侵權風(fēng)險的專(zhuān)利的申請人進(jìn)行判斷，是否該申請人是第一個(gè)步驟中已了解到的，如果不是，則需要進(jìn)一步對該申請人的專(zhuān)利進(jìn)行補充檢索。

（3）發(fā)明人調查

        眾所周知，發(fā)明人通常在一個(gè)技術(shù)領(lǐng)域或者相近的技術(shù)領(lǐng)域中進(jìn)行研發(fā)工作，因此，有必要在完成侵權比對后，對存在侵權風(fēng)險的專(zhuān)利的發(fā)明人，進(jìn)行補充檢索，檢索出該發(fā)明人的相關(guān)專(zhuān)利。

（4）引證專(zhuān)利調查

        專(zhuān)利的引證關(guān)系在一定程度上可以體現技術(shù)的近似度，如果一件專(zhuān)利（引用專(zhuān)利）在審查過(guò)程中被審查員引用另一件專(zhuān)利（被引用專(zhuān)利）來(lái)評述其新穎性和創(chuàng )造性，或者一件專(zhuān)利（被引用專(zhuān)利）被審查員引用來(lái)評述另一件專(zhuān)利（引用專(zhuān)利）的新穎性和創(chuàng )造性，則引用專(zhuān)利和被引用專(zhuān)利之間通常存在技術(shù)的關(guān)聯(lián)性或相似性。在完成侵權比對后，對存在侵權風(fēng)險的專(zhuān)利進(jìn)行引用關(guān)系分析，找出其引用專(zhuān)利和被引用專(zhuān)利，來(lái)對FTO調查結果進(jìn)行驗證或補充，可以使得FTO調查結果更加全面準確。

       通過(guò)以上3個(gè)步驟以及補充和完善的4個(gè)方法，大體上可以做到基本無(wú)遺漏的FTO調查。以上提到的步驟和方法，也可以應用到其他技術(shù)主題的專(zhuān)利檢索中來(lái)保證檢索結果的全面準確。

        當然，FTO調查最為關(guān)鍵的是要對產(chǎn)品技術(shù)和該技術(shù)領(lǐng)域（包括技術(shù)發(fā)展脈絡(luò )、主要企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系等）有全面深入的了解，以及對專(zhuān)利法律知識有深刻把握，才能從技術(shù)和法律角度保證檢索的全面性和侵權認定的準確性。