能否實(shí)施（實(shí)現）是用于判斷一件專(zhuān)利或專(zhuān)利申請是否充分公開(kāi)的基本條件，也是判斷專(zhuān)利申請是否應當被授予專(zhuān)利權的必要條件。那么，用于評價(jià)新穎性和創(chuàng )造性的對比文件是否也要求能夠實(shí)施？關(guān)于此，世界各國的專(zhuān)利審查和司法實(shí)踐不盡一致，美國、歐洲、日本等都要求用于評價(jià)新穎性和創(chuàng )造性的對比文件應當能夠實(shí)施（充分公開(kāi)），目前我國專(zhuān)利法、專(zhuān)利法實(shí)施細則、《專(zhuān)利審查指南》中對此沒(méi)有作出明確規定。本文以一個(gè)具體案例為切入點(diǎn)，對以上問(wèn)題進(jìn)行探討，以期為業(yè)界提供參考和借鑒。

案例介紹

      針對某件專(zhuān)利申請，審查部門(mén)認為，權利要求1至12相對于對比文件1、2以及本領(lǐng)域常規技術(shù)手段的結合不具備創(chuàng )造性，由此駁回了該專(zhuān)利申請。申請人在復審程序中提供了重復試驗，并提供了5項證據作為背景技術(shù)，用于證明對比文件1不能實(shí)施，無(wú)法作為現有技術(shù)。復審決定認為，申請人提供的重復試驗不能證明對比文件1無(wú)法實(shí)施，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機結合對比文件2，對對比文件1的技術(shù)方案進(jìn)行改進(jìn)，改進(jìn)后的技術(shù)效果也是可以預期的，據此，維持了駁回決定。

      申請人對復審決定不服，向北京知識產(chǎn)權法院提起訴訟，經(jīng)法院準許，申請人（原告）委托兩位本領(lǐng)域的專(zhuān)家作為專(zhuān)家輔助人出庭就涉案技術(shù)事實(shí)進(jìn)行了說(shuō)明。

     北京知識產(chǎn)權法院一審判決認為：首先，我國專(zhuān)利法之所以對現有技術(shù)進(jìn)行規定，其目的在于判斷發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利申請是否具備新穎性和創(chuàng )造性，而非給予現有技術(shù)某種形式的獨占權利，故不應以專(zhuān)利授權的條件為標準對現有技術(shù)予以限定。根據相關(guān)規定，對現有技術(shù)是否可實(shí)施并無(wú)要求。其次，判斷一項技術(shù)方案是否具有創(chuàng )造性，需要考察的是本領(lǐng)域技術(shù)人員在現有技術(shù)的基礎上是否需要付出創(chuàng )造性勞動(dòng)才能得到該技術(shù)方案。因此，用于評價(jià)創(chuàng )造性的現有技術(shù)應是指在申請日以前處于能夠為公眾獲得的狀態(tài)，并包含有能夠使公眾從中得知實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識的內容，并不強制要求現有技術(shù)達到能夠實(shí)現的標準。即便現有技術(shù)的技術(shù)方案存在缺陷，導致其可能無(wú)法實(shí)施，但如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能從中得知實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識，獲得技術(shù)啟示，從而有動(dòng)機對該現有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)，則該現有技術(shù)已經(jīng)符合作為評價(jià)創(chuàng )造性的對比文件的基本條件。

      綜上，在評價(jià)專(zhuān)利權是否具有創(chuàng )造性時(shí)，對比文件必須具備的條件是記載了相應的技術(shù)方案，并使本領(lǐng)域技術(shù)人員從中得知實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識的內容。對比文件是否可實(shí)施，與其是否能夠作為證據評價(jià)專(zhuān)利的創(chuàng )造性之間沒(méi)有必然聯(lián)系。本案中，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從對比文件1公開(kāi)的技術(shù)方案中獲得實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識，故不論原告提交的重復試驗的條件是否與對比文件1一致，該重復試驗的結論均不影響對本專(zhuān)利申請創(chuàng )造性的判斷。最終，法院維持了專(zhuān)利復審委員會(huì )作出的復審決定。

案例分析

     上述判例代表了目前我國專(zhuān)利審查和司法實(shí)踐中比較通行的標準，即，在評價(jià)專(zhuān)利或專(zhuān)利申請是否具有新穎性和創(chuàng )造性時(shí)，對比文件必須具備的條件是記載了相應的技術(shù)方案，并使本領(lǐng)域技術(shù)人員從中得知實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識的內容，而對比文件是否可實(shí)施，與其是否能夠作為證據評價(jià)新穎性和創(chuàng )造性之間沒(méi)有必然聯(lián)系。

     雖然我國專(zhuān)利法、專(zhuān)利法實(shí)施細則、《專(zhuān)利審查指南》中都沒(méi)有就該問(wèn)題作出明確的規定，但《2006版審查指南修訂導讀》中的說(shuō)明可以進(jìn)一步印證上述判斷標準，其中，對有關(guān)對比文件的內容的修訂作了如下說(shuō)明：本次修訂刪除了原《專(zhuān)利審查指南》的如下內容：“一份清楚、完整地公開(kāi)了發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利申請的技術(shù)方案的對比文件，是損害該發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利申請的新穎性的文件?！边@樣的表述方式容易使人誤解為只有滿(mǎn)足了專(zhuān)利法意義上的充分公開(kāi)要求的對比文件，才能作為評判新穎性的對比文件。這種理解顯然是不恰當的，所以，只需要按照判斷是否是同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型的方法將申請文件與對比文件進(jìn)行比較，而無(wú)需首先將對比文件視作一份專(zhuān)利申請對其進(jìn)行是否充分公開(kāi)的審查。

      在化學(xué)領(lǐng)域中，關(guān)于化合物的新穎性，我國《專(zhuān)利審查指南》第二部分第十章5.1中規定：“專(zhuān)利申請要求保護一種化合物的，如果在一份對比文件里已經(jīng)提到該化合物，即推定該化合物不具備新穎性，但申請人能提供證據證明在申請日之前無(wú)法獲得該化合物的除外。這里所謂‘提到’的含義是：明確定義或者說(shuō)明了該化合物的化學(xué)名稱(chēng)、分子式（或結構式）、理化參數或制備方法（包括原料）?！惫P者認為，這可以看成是上述判斷標準在特殊領(lǐng)域的一個(gè)例外。

     基于以上分析，筆者認為，在專(zhuān)利申請過(guò)程中，如果遇到以上問(wèn)題，申請人應當爭辯本領(lǐng)域技術(shù)人員從該對比文件中不能得知實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識的內容，因此，該對比文件不能作為現有技術(shù)評價(jià)新穎性和創(chuàng )造性，而非爭辯該對比文件不能實(shí)施。

     例如，在某案例中，在專(zhuān)利申請的申請日以前，本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法知道對比文件1記載的一般性NA-21復合劑的實(shí)質(zhì)性?xún)热?，即對比文?中相關(guān)部分并未包含有能夠使公眾得知實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識的內容，所以該部分不能作為該專(zhuān)利申請的現有技術(shù)，不能用于判斷該專(zhuān)利申請的新穎性和創(chuàng )造性。

      再如，某案例中，對比文件2沒(méi)有記載CC-5013的具體化合物信息，即沒(méi)有公開(kāi)化合物的化學(xué)名稱(chēng)、結構式或分子式的技術(shù)信息?，F有證據不足以說(shuō)明本領(lǐng)域技術(shù)人員在本發(fā)明的申請日以前，就已經(jīng)知曉CC-5013代表何種化合物，目前的證據不足以證明在申請日以前，本領(lǐng)域技術(shù)人員已知CC-5013是權利要求1所述的化合物。根據對比文件2公開(kāi)的內容，不足以得出權利要求1不具備創(chuàng )造性的結論。

      此外，雖然對比文件確實(shí)不能實(shí)施，但本領(lǐng)域技術(shù)人員仍能從該對比文件中得知實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識的內容，申請人就應當按照通常的思路爭辯新穎性和創(chuàng )造性，而不應當將主要精力放在爭辯該對比文件不能實(shí)施上。當然，作為例外，在判斷化合物的新穎性時(shí)，如果確有證據證明在申請日之前無(wú)法獲得該化合物，申請人可以依據《專(zhuān)利審查指南》第二部分第十章5.1的規定爭辯其新穎性。（王未東）